可據以實施之要件
專利工程師 劉哲郎
2012-09-24


在發明專利說明書撰寫時，除了依照先前技術構築適當的申請專利範圍，尚需要依照專利法第26條第2項的規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。換言之，據以實施之人係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者。
    
在98年度行專訴字第133號之發明專利舉發事件中，於判決要旨更說明可實施性是為確保適當揭露的核心原則，這項原則並非指 系爭專利究竟可不可實施，而係要求發明人在申請專利時，必須充分地揭露該專利之技術資訊，使該相關技術領域內之一般人士，得以製造並使用該申請之發明，而毋須過度之實驗。然而，若僅僅就前開段落之判決要旨，似乎會讓人無法瞭解可實施性之含義為何。
   
續言之，首先就系爭專利究竟可不可實施說明，於該案中，原告(專利權人)說明，該系爭專利已經有產品上市，因此該系爭專利自然可依據說明書之掲露而據以實施。換言之，有可能雖然該系爭專利可實施，但是需要是精通該領域之人始能依據該系爭專利實施該發明。
    
反之，判決要旨中所言「使該相關技術領域內之一般人士，得以製造並使用該申請之發明，而毋須過度之實驗」，自然可以很清楚的與前開段落對照，所謂「可據以實施」，除了要真的可以「據」說明書內容「實施」之外，還額外限定了所實施之人為「該相關技術領域內之一般人士」。
    
另外，特別提到的是，雖然原告提出系爭專利之美國對應案的審查過程中，並未遭受不符美國專利法35U.S.Cll2有關說明書揭示不全無法據以實施之核駁。通常地，除非各審查單位簽訂協議而另有規定者外，專利審查主要還是需依照該審查單位為主，其他對應案之對應審查單位所做出之審查處分，僅可供該審查單位參酌，並無實質上之法律效果。

小結
    
在說明書撰寫時，通常寫得越詳細，遭受到專利法第26條之明確性規定的核駁機會也將相對的減少，不過究竟要詳細到怎樣的程度而言才算足夠?往往會依審查委員不同而有相異的結果。如果當一件專利申請於申請日前，先交由相關領域之通常知識者(如大學生或研究生)，請其依說明書作出申請專利之產品，是否即可視為具通常知識者可據以實施之證據?或許這就有待相關判決之審定了。
   

參考資料
台灣專利法
專利審查基準
98年度行專訴字第133號