貢獻原則

專利工程師 劉哲郎

2012-10-03

台灣專利法是依據巴黎公約以及其他國家的專利法制訂而成，並且在修法的時候也常常會參考其他國家的判決，如美國、日本、大陸或歐洲等等。其中，美國的專利法已經施行百年以上，其相關判決的數量也遠遠大於台灣，參考美國的判決應有助於釐清國內專利判決的走向。其中，本文所要討論的即為貢獻原則(dedication rule)。

貢獻原則係美國最高法院於1926年所創設有關解釋申請專利範圍的法則，指申請人掲露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，應視為貢獻給社會公眾，但可成為先前技術，作為核駁後申請案之新穎性及進步性的依據。此外，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於Johnson & Johnson v. R.E. Service Co.案中曾判決：即使說明書中所揭露但未載於申請專利範圍的部分，與記載於申請專利範圍的部分均等，因貢獻原則之適用，不得再主張均等論。

另外，在專利侵害鑑定要點中亦有提到，發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載B，即使B為A之均等物或方法，但因Ｂ未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。由此可見，台灣對於貢獻原則的適用，應是與美國判決相類似。

具體而言，有些人為了核駁答辯的預留空間以及省申請專利範圍項數規費的考量，可能會在發明說明中撰寫了額外技術，但是卻不放入申請專利範圍內。此種寫法的好處已經如前所述，但是也有缺點，例如，若是在經過審查委員實體審查之後，直接發予核准專利的通知，此時申請人將會因為貢獻原則而拋棄在說明書已揭露的額外技術。

換言之，若是在沒有經費的考量下，最好的方式應該是將所有在發明說明或圖式中所揭露之技術，都納入申請專利範圍之中，或許會因此而多出了一些官方規費，但至少可以避免前述的問題，而造成了競爭對手可迴避該項專利的空間。

不過，也有人反其道而行，故意留下實際上會造成較高成本或較低效率的可迴避技術空間，使競爭對手針對該技術進行研發而無法突破，以保持本身原有的領先地位。

參考資料

台灣專利法

顏吉承，專利說明書撰寫實務