先使用權與新穎性之衝突討論
眾律國際法律事務所  專利工程師李致遠
2012-12-27

前言
專利法第57條指出，在專利申請前已使用，或完成必須之準備者，即使其落在專利的範圍內，相關使用者仍可以使用原技術範圍的相關技術而不侵權，此稱為先使用權；在申請專利實體審查的時候，新穎性要件要求專利範圍不可以包含申請日之前所有能為公眾得知的資訊，從此角度來看，若有技術在專利申請前已被使用且不為保密狀態，則此專利無法通過新穎性審查，因而便沒有先使用權的問題，由此我們可以發現先使用權和新穎性之間有些緊張關係，以下進行相關討論。

先使用權和新穎性的矛盾
中國蘇州鋼鐵廠在1985年初設計了具有波紋狀爐頂爐牆的加熱爐，之後一發明人申請了”一種內壁多凸起式火焰爐爐型”的專利並得以通過，其技術手段為相同，故蘇州鋼鐵廠提起專利權無效之訴。蘇州鋼鐵廠認為，若有除申請人之外的任何不負保密義務的人在專利申請之前實施了相同的技術內容，就意味著該技術內容已經喪失了新穎性，而此觀點的確符合專利法條對於新穎性的規定，然則審查委員會最後判定，蘇州鋼鐵廠有先使用權，但駁回專利權無效之訴，其認為究竟是否為公眾所知，需要通過實體證據來予以證明。

概念討論
在先使用可以分為在先秘密使用與在先公開使用，在先公開使用會破壞後發明的新穎性，而在先秘密使用則被歸入先使用權的範疇，因此究竟要用新穎性還是先使用權作為準則，可由是否公開使用來分別。然則究竟如何判別為公開使用，我們或許可從專利制度的基本精神來推敲：專利制度藉由授予發明人的獨占實施權保障，使其願意公開相關技術而使公眾得以享受此發明的相關益處。由此可以看出，當相關技術能使公眾得以享受到相關益處時，此時授予專利才會具有意義。因此，專利準則雖然認為技術處於公眾可能接觸並得知的狀態，便為先前技術而可破壞新穎性，但實際上如果技術沒有真的被寫成公開文件、發表、或是公開討論，基本上公眾是不會享受到益處的，不應被認為能破壞新穎性的先前技術。實務上的審查基本上符合此精神，審查官要以新穎性核駁一發明時，必須要能夠提出刊物上公開的先前技術作為引證文件。

案件討論
一農民想出一種新式童車，自己使用但不做商業使用，鄰居也知道這種童車，但除此之外基本上無人知曉，之後一童車廠商也構思出相似童車並申請專利，競爭企業認定該專利喪失新穎性並請求宣告無效。以此案例來看，雖然此新式童車在專利申請前處於公開狀態，但實際上大眾並不知曉此發明且無法享受相關益處，所以應駁回請求無效之訴。

結語
雖公開使用與祕密使用的區別有模糊空間，導致先使用權和新穎性有緊張關係，但若我們仔細衡量專利法的基本精神，即讓公眾得到發明相關益處為准予專利的基礎，則可明確理解，僅有當的確有明確證據(如刊物)為公眾所知的情況，才會破壞後發明的新穎性。

參考資料
專利法(民國九十九年) http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007
專利法實施細則(民國九十三年)
http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf
在先使用權與專利新穎性的“衝突”─由一則無效宣告案例所想到的
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