由Canon案日本地方法院判決看專利權耗盡
眾律國際法律事務所  專利工程師李致遠
2012-12-28

前言
在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本地方法院的判決進行相關討論。

事件概要
Canon公司有墨水匣專利權，Recycling assist公司在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，Canon認為Recycling assist侵權，Recycling assist則主張專利權耗盡抗辯。

判決
法院認為墨水匣於墨水用完後並未破損，而其主要專利內容部份，即利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，在墨水使用完畢後仍然殘存。此外，回收墨水匣的比例不低，在未來比例仍可能提高，於環保頗有幫助。因此法院認為專利權耗盡成立。

討論
在法院進行判決時，有參考之前的另一案件，其中被告在特殊可拋式相機已用完後，將其底片重新安裝，法院認為當可拋式相機攝影完畢並取出底片後，在社會通念上其效用已結束，將其底片安裝為重製專利品，因此認定專利權耗盡不成立。在此案件中，墨水用完後墨水匣沒有破損，其發明的本質部份，即墨水匣的特殊界面結構，沒有被破壞，因而填充墨水並不算重製專利品；拋棄式相機在替換底片時，會重置底片從底片盒拉出的狀態，其為此相機的發明本質部份，因此將認定重新安裝底片為重製專利品。兩者比較之下，可以看出法院判定專利權究竟有沒有耗盡，又或者說到底算不算重製專利品，主要是看在重置過程中是否牽涉到重置發明的本質部份。另外，對於環保有無幫助應該與專利權耗盡是否成立無關，假如有關的話，此案發生在一開始回收率很低和後來回收率較高的時候，其判決就會有所不同，這是不合理的。

結語
專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於究竟是否有重新實施發明的本質部份。另外，雖然環保議題十分重要，但不應該一定與專利權耗盡有掛勾，應該仔細研究案件後才能判定。

參考資料
專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行
Wikipedia: Exhaustion doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine