簡述專利申請之修正(二)
眾律國際法律事務所 專利工程師 楊明樺
2014-09-09

一、 前言

針對申請專利範圍不明確或他因素提出修正時，修正後之申請專利範圍所記載事項，不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦即必須為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或發明所屬技術領域中，具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式，而能直接瞭解之。

二、 申請專利範圍修正之項目

(1) 允許的增加：
1. 請求項中增加技術特徵，對請求項作進一步限定。
2. 將僅揭露於圖式、而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段，以文字撰寫載入原請求項中，或另形成新的請求項。
3. 未涵蓋說明書之部分標的或另一實施例時，可以將其併入某一請求項之中、或另外增加一項或多項請求項。
4. 增加數值限定。
5. 以方法界定產物之請求項，可以將該物化數據增列於請求項中。

(2) 允許的刪除：
1. 刪除一項或多個請求項。
2. 將原獨立項進一步減縮；可以刪除獨立項而附屬項成為新的獨立項，或合併獨立項與附屬項成為新的獨立項。
3. 刪除請求項中之部分技術特徵後，仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。同時需符合三要件：
a.該技術特徵不是被解釋為必要的；
b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；
c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。
4. 刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。
5. 請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容。

(3) 允許的變更：
1. 變更為上位概念或下位概念。
2. 請求項數值限定之變更。
3. 將請求項某技術特徵，置換為說明書中針對該技術特徵本身，所記載之整體詳細組成或構造。
4. 變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵。
5. 變更附屬項的依附關係或限定部分。
6. 對於獨立項之技術特徵或附加某技術特徵所，形成之另一個獨立項改寫為附屬項。
7. 符合發明單一性規定之二獨立項，改寫為引用記載形式之獨立項。
8. 說明書中所揭露之技術特徵取代請求項之技術特徵。

三、 不允許的修正

(1) 不允許的增加
1. 申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確且充分揭露，卻再增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之技術手段。
2. 增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載。
3. 增加該發明所屬技術領域中，自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，所不能直接且無歧異得知的用途或功效。
4. 增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未提及的附加成分，導致引進申請時所沒有之特殊效果。
5. 增加圖式，但所表達之內容未揭露於申請時說明書。

(2) 不允許的刪除
1. 變更了發明標的，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
2. 刪除原請求項之部分技術特徵，減少了限定條件；反卻超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
3. 刪除已經明確被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語，其結果變更了發明標的。

(3) 不允許的變更
1. 上位概念發明變更為下位概念發明，而下位概念發明未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
2. 變更發明之範疇，而不同範疇之發明內容未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
3. 部分技術特徵改變後之技術內容，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
4. 部分技術特徵之用語置換後，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
5. 將不具有技術性之發明，變更為具有技術性之發明。
6. 將不能實施之發明，經由修正為能實施發明之技術內容。
7. 不明確的內容改為明確內容而引進新事項。
8. 修正後不能為申請時說明書所支持，或與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之部分內容相牴觸。

四、 結語

申請專利之修正，除了增加申請人發明獲准專利之機會外，同時也縮短審查時間提昇審查效率，製造雙贏局面；進一步，明確清楚的專利內容對於日後專利保護與侵權等等更加有助益。


參考
專利法
專利審查基準
經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1