美國專利簡介(二)
眾律國際法律事務所 專利工程師 劉淑貞
2014-09-12

三、美國專利法102條規定解析：
美國專利法第102條c款規定：「在共同研究協議下的共同發明人所有權—發明標的揭露與一個提出的發明應當被視為被同一個人所擁有或義務受讓同一個人，適用於第(b)項第二款之(C)，如果—
(1)在提出發明的有效申請日之前有效的共同研究協議下的單方或多方或以其為代表，來進行發明標的的揭露發展及提出發明
(2)提出的發明是在共同研究協議的範圍內從事的活動的結果以及
(3)提出發明的專利申請揭露或修正以揭露共同研究協議的參與方的名字。」共同研究協議下的發明在申請日前揭露，視為不喪失新穎性的例外。
美國專利法第102條d款規定：「專利與公開的申請如同有效視為先前技術—為了決定一個專利或專利的申請針對於提出的發明是否為先前技術的目的，根據第a項第2款，此專利或申請應當被考慮為已經有效地申請過，關於任何描述於專利或申請中的發明標的—
(1) 如果第(2)款不適用，如同專利或專利申請的實際申請日
(2) 如果專利或專利的申請被授予來聲稱優先權，根據119條、365條(a)項或365條(b)項，或者聲稱更早的申請日的利益，根據120條、121條、或365條(c)款，基於1款或更早期的專利申請書，如同描述發明標的的此類申請最早的申請日期。」專利申請可以宣稱最早的申請日為優先權日，來決定此專利是否已經有效地申請過，而將之視為先前技術，可能因此而喪失新穎性。
四、先申請原則：
美國專利權的授予原本是給最早發明者(「先發明原則」)，而於2013年3月16日修法之後，改為授予最先申請者(「先申請原則」)，免去證明誰先發明的舉證問題，在實際執行時所遇到的難處。
五、ITC與邊境措施：
針對在美國的專利訴訟案件，如果專利權人具備：(1)有效且可執行的美國專利權  (2)侵害美國本土產業證明  (3)專利侵權的證明  即可考慮向ITC美國國際貿易委員會(International Trade Commission)提起訴訟，來爭取時效性。
ITC與聯邦地方法院之若干特性比較

特性
ITC 聯邦地方法院
起訴到案件終結
12-16個月 一般為三年或多於三年
決定人
• 具有特殊背景法官；
• 行政法院法官對於智慧財產權的爭議
• 法官：決定法律上之爭議。儘管有些法官具有專利訴訟的經驗，但法官可能不具有處理智慧財產權的經驗。
• 陪審團：決定事實的爭議。
• 陪審團為一般人，對於技術的理解程度，將影響判決的結果，增加判決結果的不確定性，因此必須仰賴訴訟技巧。
案件開始
• 向ITC遞交起訴書後30天內決定是否受理 • 向法院遞交起訴書
管轄權 • 對人管轄(personal jurisdiciton）：對於全國自然人與法人被告均有管轄權
• 對物管轄(in rem jurisdiction)：對於輸入侵權產品有對物管轄權 對人管轄 ：州聯邦地方法院對於被告必須具有對人管轄權
對物管轄：無
當事人
• 原告：Complainant(s)對抗不正競爭以保護國內市場之一造
• 被告：Respondent(s)，被指控輸入侵權產品之他造
• OUII （office of unfair competition investigation）參與人：代表公共利益一方 • 原告：PLAINTIFF(權利人）
• 被告: Defendant （侵權人）
起訴狀要求
起訴書無需載明事實 起訴書必須載明事實，即必須說明侵權事實
起訴標的
智慧財產權 必須是國內產業對於輸入之侵權產品有商業實施之行為
程序
• ITC的程序法規（ITC Rules of Practice and Procedure） Ground rule:在程序法規允許的範圍內，個別法官會公開並自行規定審理程序 • 聯邦民事訴訟程序
• 專利訴訟必須注意法庭地個別法院審理原則之適用
事証開示
（Discovery） • 範圍：所有相關不屬於拒絕證言部分均屬之，且可以在dicovery期間內取得者
• 時間：六個月
• 原告第一次問答回應時間：送達後10天
• 對於外國被告有管轄權，因此外國被告如不回應事證開示的命令，法院有權懲罰(sanction)被告。
• • 範圍：所有相關不屬於拒絕證言部分均屬之
• 時間：由法官決定，一般時間較長
暫時禁制令（Preliminary Injunction） Temporary Exclusion Order：同右 法院審酌要件：(1) 具有實質上合理勝訴之可能性; (2)如果不判給暫時處分，將對原告造成無法彌補之損害; (3) 裁判有利一方之利益衡量; 以及 (4) 判給暫時性禁制令有利於公共利益之實現
救濟
• 禁止被控產品進口禁制令
• 罰款
• 無損害賠償 • 損害賠償
• 律師費
• 禁止智慧財產權侵權行為之禁制令
執行
海關單位執行 法院
資料來源：Section 337 Patent Investigation Management Guide, 2010

參考資料:
1. 專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 美國專利法(Patent Laws)。
3. 專利訴訟的管理基礎系列 I ─ 淺談ITC專利訴訟(http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/Expert-5.htm)