眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

 

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言，再審查的目的可以歸納如下：（1）增加與專利權人之談判籌碼；（2）據以請求地方法院暫停訴訟（Stay of Litigation）；（3）作為非蓄意侵權（Non-Willful Infringement）的依據；（4）作為主張專利權人行為不正（Inequitable Conduct）的依據；以及（5）作為訴訟結果不利時之保險。分述如下：

 

（1） 增加與專利權人之談判籌碼：在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下，一份準備完整的再審查請求書，在提交至USPTO之前，適時適度地讓專利權人知悉內容，可以增加專利權人的協商壓力，進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查，為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中，努力並不會白費。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再審查請求，無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此，若首要目的是授權談判，那麼申請人於提交再審查請求前，即應透露給專利權人知道以促進協商。另外，如果一多方再審查已開啟，即便申請人與專利權人達成和解，PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格，倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查，申請人可以主動放棄後續參與的資格，而當申請人退出後，多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序，其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

 

（2） 據以請求地方法院暫停訴訟：當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時，當事人可以請求地方法院暫停訴訟，藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時，通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年，因此想要說服法院暫停訴訟，一定要提出合理可信的再審查期間表，大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

 

（3） 作為非蓄意侵權的依據：由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題（SNQ），被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利，再加上CAFC於In re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準，因此，再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素，來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外，系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷，舉例而言，若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變，則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重，反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

 

（4） 作為主張專利權人行為不正的依據：由於專利申請過程中，專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊，否則可能會構成不正行為，使得專利無效。因此，倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術（例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案），並據以讓USPTO開啟再審查程序，即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為，系爭專利應屬無效。需注意的是，不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖（亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO），且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件，亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的，即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖（註）。

 

（5） 作為訴訟結果不利時之保險：USPTO與地方法院不相隸屬，因此，除非是認定請求項無效之最終且不可上訴（或上訴程序終了）的決定，否則互不受對方審查/審理結果所拘束，而兩邊的上訴法庭都是CAFC，換言之，如果兩邊決定不同，最終的裁判是CAFC。一般而言，相較於地方法院法官或陪審團，USPTO擁有較多的專利審查專業與經驗，尤其當系爭專利內容相形複雜時，USPTO的專業與對可專利性標準的熟悉程度較能確保一個落在可預期範圍內的審查結果，因此萬一訴訟結果不如預期時，被控侵權人仍可期待一個相對正面的再審查結果。再者，USPTO與地方法院建構請求項範圍（Claim Construction）的標準相當不同。再審查程序中，請求項範圍之建構係基於它的最大合理解釋；地方法院專利訴訟中，請求項範圍之建構則是法官聽取雙方意見後所作出的「正確」解釋，其範圍通常會小於USPTO所採的最大合理解釋之範圍。換言之，USPTO的請求項解釋方式會使系爭專利曝露在較多先前技術的風險中，這給予再審查申請人較大的空間去挑戰專利的有效性。