權利金支付是否會影響專利授權：Tessera, Inc. vs ITC一案
專利師 楊智成
2012-08-14

壹、案件背景：

Tessera, Inc. v. International Trade Commission (Fed. Cir. 2011)
原告Tessera向美國國際貿易委員會（ITC）起訴，主張被告Elpida Memory, Inc.等18家公司違反美國關稅法第337條之規定，其係侵害原告之美國發明專利U.S. Patent No. 5,663,106。ITC宣告被控侵權產品部分來源為Tessera之被授權人，因此Tessera公司的專利權利耗盡，被控侵權者未違反美國關稅法第337條之規定。原告不服，遂向ITC申請覆核，委員會作出最終決定（Final Determination），維持行政法官認為不違反美國關稅法第337條之見解，認系爭專利已發生權利耗盡之裁定。原告不服，遂上訴聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。

貳、法院判決：

一、本案爭點：

(一)、U.S. Patent No. 5,663,106號專利是否因有權販賣（Authorized Sale）而引發專利權利耗盡？

(二)、被授權人未依期繳付約定之權利金是否會影響先前之專利授權？

二、判決要旨：

首先，本案主要之爭點為被授權人是否為有權販賣。Tessera公司主張授權契約中約定「當被授權人或第三人滿足權利金支付義務時，被授權人始於授權產品範圍內取得授權」，因此被授權人未支付權利金之同時，被授權人之販賣應該被排除許可（Exclusion from License），即應為無權販賣。上訴法院則認為，授權契約已明確允許被授權人販賣專利產品，並且於銷售完畢後依銷售實際狀況支付權利金，依契約之文義解釋，即使被授權人嗣後違約或遲延交付權利金也不應影響先前所為之有權販賣。反之，若出賣人未支付權利金即導致交易轉換為無權販賣，則會使得被授權人之每筆交易與每件產品均充滿不確定性，不僅影響交易流通安全，更會使第三人無從了解是否購買到侵權物品，更與專利權利耗盡原則限制專利權人持續控制產品獲利之精神大異其趣。緣此，本案上訴法院最後表示，違反授權契約僅會影響「專利權人與被授權人間」後續的權利義務關係，屬於私約之爭議，「被授權人與買受人」間的交易並不會自有權販賣轉換為無權販賣。因此本案法院維持ITC見解，認定U.S. Patent No. 5,663,106號專利已因被授權人之有權販賣而引起權利耗盡，原告上訴無理由。

參、判決研析：

一、專利權利耗盡原則：

專利法賦予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權。專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，若對於自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用。為解決此種私權與公益平衡之問題，乃發展出「權利耗盡原則」（principle of exhaustion）。依據此理論，專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。
權利耗盡原則分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。真品平行輸入（genuine goods parallel importation）是否侵害專利權，頇視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定。採國內耗盡原則者，專利權人仍然享有進口權，不允許真品（專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品）自國外平行輸入。採國際耗盡原則者，因專利權（包含進口權）已耗盡，對於真品之進口行為，不得主張權利。

二、代結論：

專利權利耗盡原則之宗旨係在專利權人之利益與公共利益間取得平衡，規定專利權人於專利物品銷售以後，即喪失該物品之販賣權及使用權，任何人合法取得該物品後即可自由讓與他人或依其意使用，專利權人無權干涉之。承上，此原則之目的係解除專利權人對已銷售物品之控制，防止專利權人重複收取權利金獲取不當之利益，並保護專利物品能在市場上自由流通、充分利用。

再者，本案法院援引美國聯邦最高法院Quanta案之見解，認為專利權利耗盡原則的判斷標準為產品之交易是否歸屬於「有權販賣」，而與契約上所載明之條件無關。本案中被授權人為有權販賣，因此專利權於物品銷售後即立刻發生耗盡，縱使嗣後被授權人違約未繳納權利金也不會與有權販賣有所牴觸，當然更不會構成專利侵害或專利品無權販賣；至於違約的部分可以透過契約法予以處理。

參考資料
1. 專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局，民國094年03月
2. 出賣人與專利權人之違約關係不影響產品為有權銷售之認定，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_024.htm (最後瀏覽日 2012/08/14)
3. 美國337條款簡介，中華智慧資產經營管理協會第30期電子報
http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html (最後拜訪日 2012/08/14)
4. Tessera, Inc. v. International Trade Commission, No. 10-1176 (Fed. Cir. May 23, 2011)