新穎性的判斷方法(二)
專利工程師 劉哲郎
2012-09-07


(前文請參照新穎性的判斷方法(一))

至於新穎性的判斷基準，審查基準中主要列出四項方法判斷，其中包含：一、完全相同；二、差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；以及四、差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

一、    完全相同：
    
審查基準說明，「完全相同係指申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異，也就是說先前技術已經揭露了與申請專利之發明一模一樣的技術。」

二、    差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵
    
審 查基準載明，「申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具 有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭 露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術 手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等 概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。」
    
該段文字所述係表示，若申請專利之發明與先前技術比對時，僅是形式上有差異，但是實質上並無任何差異時，則申請專利仍不具備新穎性。另外，此處亦舉出兩者技術若是於上下位概念的情況與新穎性之判斷方式，判斷方式可參閱「三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」。

三、    差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念
   
 此 處所述之上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為 上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。
    
若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A」喪失新穎性。
    
原 則上，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物A」喪失新穎性。 又如先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及 結晶物等喪失新穎性。
    
前述段落分別描述了先前技術及申請發明分別為上下位概念之舉例。然而，需注意的是，雖然先前技術為上位概念，且申請發明為下位概念時，該申請發明具備新穎性，但可能還是會因為不具備進步性而遭駁。

四、    差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵
   
 審 查基準所載，「申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。 例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若 申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換。」
    
簡言之，引證文件中得知某一技術特徵可以用相同功能之另一技術特徵置換時，則屬於參酌引證文件的直接置換。

實務上，新穎性在判斷時，通常是以單一的引證文件為主，接著判斷該引證文件之技術特徵是否已經完全揭露、或實質上相同的技術特徵，所以通常審查意見通知函中，若是審查委員認為某一申請專利範圍不符合新穎性時，通常僅會舉出一個引證文件核駁。


參考資料
專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準