美國延續案的態樣
專利工程師  劉哲郎
2012-09-14

美國專利制度施行已久，已約莫有數百年的歷史，因此不論是在美國專利法或是其審查基準(MPEP)具有較為詳盡的規定以及複雜之態樣，美國延續案(continuing application)亦是如此。對於台灣人而言，若是向美國申請專利時，較常會遇到之態樣可能是請求分割(divisional application)或是請求延續審查(requests for continued examination)，然而，在美國專利系統如此龐大的架構之下，應當對於各種延續案有一定之瞭解，在專利申請上才能有較多的對應策略手段。是故，本文遂針對美國延續案的態樣做初步之介紹。

首先，延續案之定義是甚麼呢?美國專利法並無條文特別規定，亦無明確定義出延續案之用語。然而在專利法施行細則中，則以「continuing application」一詞指出延續案之三種態樣，分別是：1.「continuation application」，簡稱CA；2.「continuation-in-part application」，簡稱CIP；3.「divisional application」，簡稱DA。

此外，依照實務界人士更將RCE案和重新領證案(Reissue)列為延續案之另外兩種態樣。

為方便論述上的一致性，本文將統一將「continuing application」稱為「延續案」；「continuation application」稱為「連續案」或「CA案」；「divisional application」稱為「分割案」或「DA案」；「requests for continued examination」稱為「請求延續審查案」或「RCE案」；「continuation-in-part application」稱為「部分連續案」或「CIP案」；「reissue」稱為「重新領證案」。

1.連續案(Continuation Application, CA)
   

CA案是在原申請案(母案)放棄或獲權前所提出的另外一件申請案，CA案與母案所揭示之內容相同，只有請求項(claim)不同。因此，不會有新技術的引進問題。
    

換言之，一件美國專利申請案，在母案放棄或獲權前，可以提出一件CA案，並且主張新的請求項。換言之，或許美國申請案中記載了多項技術並且多項技術未被主張在請求項之中，而申請人在母案申請流程之中得以提出CA案，其好處在於「有效申請日」可以受惠於原申請案的申請日。何謂有效申請日(effective filing date)呢?其指當後申請案主張其他美國國內之先申請案為優先權基礎案時，後申請案得以主張該最先之申請案的申請日為其審查專利要件之判斷基準日。

另外，CA案的應用亦可以在母案在審查程序中，有部分的請求項將要或已經獲准，因此先將尚待確認的請求項另申請CA案而繼續審查，母案則優先就可獲准的請求項取得專利權。

2.部分連續案(Continuation Application, CA)
   

專利申請案進入審查後，原則上申請人便無法增加說明書所述之內容，若發明人又有了新進展，在這種情況下申請人可以提出CIP來增加發明新進展的部分，所以在CIP案中，其說明書內容會有一部分與母案相同，當然也會新增一些事物(new matter)。其中，CIP之優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日，但對於新事物的申請日還是要回歸CIP所提出之日期。

3.分割案(Divisional Application, DA)
   

分割案是以母案為基礎的一種繼續申請案，其係從審查中的母案中所分離出來，當專利申請案被審查委員認定包括兩個或兩個以上的發明，且是獨立的又不同的發明時，審查委員將會發出「限制性請求」(Requirement for Restriction)，要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，而申請人則可依據35U.S.C.121針對未為選擇的發明申請分割案。

在繼續介紹其他延續案之樣態之前，本文將先針對前述的三種延續案做一概括的說明。首先就文義上解讀，CA案或許和DA案相當類似，兩者都是將與說明書中之技術自母案分別獨立出來，然而，其最大的不同點應在於，DA案的產生是基於母案中的請求項有兩個以上的發明，所以造成一發明申請案中有兩個以上的發明，而發明人又同時想要申請兩個發明之專利時，所產生避免違法專利法的方式；反觀CA案並非是基於請求項有兩種以上的發明所產生之情況，而是往往基於專利申請策略需要，進而以CA案申請不同的請求項。

另外，由前段之描述可知CA案係類似台灣專利法第29條有關國內優先權之規定。然而，根據MPEP2701之規定，「A patent granted on a continuation, divisional, or continuation-in-part application that was filed on or after June 8, 1995, will have a term which ends twenty years from the filing date of earliest application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c), regardless of whether the application for which a benefit is claimed under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c) was filed prior to June 8, 1995. 」簡言之，在1995年6月8日以後的CA案、DA案以及CIP案，其專利權截止日是以最早申請案之申請日起算20年。相對於台灣專利法有關國內優先權之規定並不相同，因國內優先權實質上可使專利權有效年限延長最多達一年。故兩者略有不同。

4.請求延續審查案(requests for continued examination, RCE)
   

專利申請案提出申請後，若審查委員認為該申請案不符合專利要件時，即會發出核駁審定書(Office Action)並敘明不予專利之理由，申請人則可依據審查委員之核駁理由進行答辯，只是當審查委員發出最終核駁審定書(final Office Action)時，若申請人再次進行之答辯仍無法說明書審查委員給予其專利時，審查程序就會終結。此時若要繼續審查程序，只能提出訴願(appeal)或是RCE兩種方式，又因為RCE的方式費用較訴願便宜，因此實務上往往是用RCE的方式來回應最終核駁審定，藉此延續審查。

至於RCE案似乎與CA案具有相當類似之效果，其差異為何呢?其中，RCE案主要是針對已結束之審查程序的申請案請求繼續審查，所以可視為該申請案的延續。而至於CA案之申請是基於母案之延續，實務上往往將CA案視為一新案(雖其優先權起算日為母案之申請日)。

5.重新領證案(Reissue application)

重新領證就是專利權人對專利權的保護範圍進行修改後，由美國專利商標局重新授權的程序，是一個授權後的程序。當獲准專利的內容，有不小心或疏忽的錯誤時，由於該措物的存在使得本專利完全的或部分的無法實施或無效，專利權人可以透過提出重新領證的程序，修改因疏忽造成的錯誤，要求專利局對專利進行重新審查。

換言之，重新領證案類似於本國專利法中的更正制度，惟，美國專利法的重新領證案更包含了擴大保護範圍的態樣，其可在原專利授權日起兩年內提出申請。理論上，重新領證的專利應與原專利有同樣的效力和作用，但由於重新領證是對權力範圍的重新界定，有可能損害到公眾的利益，因此，重新領證的效力將會有幾種不同的情況：

1. 對於權力範圍與原專利一致的重新領證專利，從原專利生效日起繼續有效；
2. 對於權力範圍不同於原專利的重新領證專利，只能從重新領證日起主張權利；
3. 重新領證後法律授與公眾一種絕對的權利，即繼續實施和從事重新領證前已進行的合法行為，重新領證前不侵權的使用或銷售，重新領證前已開始的投資或交易，只要是合法的重新領證後都可以繼續，不會被視為侵權。

參考資料
台灣專利法
美國專利法
美國專利審查基準(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))
高鼎懿，美國專利延續案與布局策略之分析