發明說明充分揭露而可據以實施
專利工程師 劉哲郎
2012-09-19


按 專利法第26條第2項規定：「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通 常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問 題，並且產生預期的功效。所稱通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則 所瞭解的事項。
    
然而，不論是在專利實體審查或是舉發案件中，常常會出現對於「該發明所屬領域具通常知識者」判定不同之詞。舉例而 言，在98年度行專訴字第84號判決中，專利權人主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」係化工領域中常用的界定用語，而非原處分機關或訴願決定機關所言為「事後的 補充說明」；然而，智慧局主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」兩種成分，在國立編譯館學術名詞資訊網檢索資料及化工商情網檢索資料中並無任何資料之出現。此外， 智慧局更主張雖專利權人提出此些名詞為化工領域中常用的界定用語，但是在系爭專利之說明書中並無相關之描述，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無 法瞭解其內容，且無法據以實施，系爭專利有違專利法第26條第2項之規定。
   
因此，該案之爭點就在於，系爭專利之「聚氧丙醇」與「輕酸脂」之記載是否違反專利法第26條第2項之規定?
   
就 判決結果而言，法院針對「聚氧丙醇」與「輕酸脂」分別有不同之見解。首先，針對「輕酸脂」而言，由於「酸脂」在ㄧ般機械加工領域為常見的潤滑劑或添加劑， 並且「輕」或「重」的用語關係在化工產業用來界定化合物分子量大小之用語，所以法院就此點認為，「尚難認定其違反專利法第26條第2項之規定」。
    
至 於「聚氧丙醇」之見解呢?法院認為兩造可查到之技術文獻僅出現「異丙醇」或「聚丙醇」，亦即均未出現「聚氧丙醇」，因此，「聚氧丙醇」應為專利權人所新創 之化學名詞，需負舉證責任。雖專利權人已說明「聚氧丙醇」係表示氧的含量比「聚丙醇」高，然而，此一說明卻不為法院採信。法院認為，專利權人並無法提出 「聚氧丙醇」之具體化學結構式，並且化合物中各元素含量具有一定比例為化學之基本常識。基於前述之原因，法院判決系爭專利中「聚氧丙醇」之揭露並不符合專 利法第26條第2項之規定。

小結
    
專利說明書撰寫時，需考慮讓該發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容，其 中，對於名詞的選用需相當之小心，如果不確定該名詞是否能讓通常知識者瞭解，較佳的方式可以先查詢以公開或公告之先前技術，或是具有公信力之專有名詞查詢 網站。若是皆無法查詢得知，則可在說明書中盡可能的詳細描述該新創名詞之結構、功效、製法等等，以避免違反專利法第26條第2項之規定。


參考資料
台灣專利法
專利審查基準
98年度行專訴字第84號判決