專利法修正 – 損害賠償計算方式(§97)
專利工程師暨法務 簡敏丞
2012-10-17
現行專利法(民國99年08月25 日)第八十五條規定 :
『依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。
除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。
依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。』
修法後之專利法(民國100年12月21日修正，民國102年01月01日施行)第九十七條 : 『依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。
三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。』
在比較上述新舊專利法之侵害專利權之損害賠償計算方式差異，修法後第一項第一款並未修正，維持舊法可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益。而同項第二款對於依侵害人因侵害行為所得之利益維持不變。刪除了同款後段之侵害人不能就其成本或必要費用舉證之情況，不再以銷售該項物品全部收入列為所得利益(該種情況易將爭議之專利產品視為獨占該產品市場)。
一方面專利並非必然是產品市場之獨占，而侵權人之所得利益，有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，並非全屬專利之權利人應得利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯然不符合比例原則，因此新專利法於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算。
修法後第一項第三款為新增款，由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。畢竟假若依照傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明高額之授權金或因該專利侵權導致無法於市場上將其專利授權予第三人(損害賠償所失利益之法理)因此參照美國專利法、日本特許法及大陸地區專利法之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。
而就現行條文刪除兩項，一為發明專利權人之業務上信譽受損時，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分(民法§195 I)。由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金，以避免專利權人為法人時，有異於民法損害賠償體制，因此將本項規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。
另一項刪除部分，則為三倍懲罰性賠償金，回歸我國對於一般民事損害賠償係採損害之填補原則體制。此部分就個人管見以為，雖然英美普通法之損害賠償制度賠償之數額超過實際損害之程度，其立法目的不外乎是威嚇有侵害權利之虞者，且就無體財產權之侵害判斷而言，既然是無體財產，就算是用損害之填補體制，又如何補齊無體財產權之實際損害?為了將專利法之害賠償帶入一般民事損害賠償之體制而忽略了保護專利法之目的，似乎不盡完善。
至於專利標示的部份，現行條文(專利法§79)容易讓人誤解因為未標示即不可請求損害賠償，因此修正後之專利法(新專利法§98)刪除了「其未附加標示者，不得請求損害賠償」等文字，而進一步改為「於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」因專利標示僅為舉證責任之分配問題，而非如部分判決認定專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件。
參考資料 :
專利法，(民國99年08月25日修正)，全國法規資料庫，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007
專利法，(民國100年12月21日修正※本法規部分或全部條文尚未生效，自中華民國102年1月1日施行。)，全國法規資料庫，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007
民法，(民國 101 年 06 月 13 日修正)，全國法規資料庫，
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001
經濟部智慧財產局，專利法相關法規，2012年9月11日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28
經濟部智慧財產局，專利法修法專區，2012年9月11日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw
曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，台北，學林，2004年，第199、205頁。
蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，智慧財產培訓學院教材，2006年，第10頁。
劉國讚，專利實務論，台北，元照，2009年，第440-449頁。
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東京地判平成11.7.16(惡路脫出具-新型專利權)
東京高判平成11.6.15(蓄熱材製造方法)
