Exhausted combination doctrine 介紹與討論
眾律國際法律事務所專利工程師  李致遠
2012-12-19

起源
在Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp.案件中，發明人發明了一個改良後的連接器，其可以幫助組裝黃油槍，但這個專利案對於整把槍也申請專利。法院最後認為，這整把槍的組合並非可專利客體，因為整個組合中只有連接器這部份是符合專利要件的，其他部分和組合方式都屬於先前技術，如此申請專利的方式，會讓申請專利範圍變得過大，使得一般人想要用這個連接器的時候，被迫也要同時向專利權人購買黃油槍的其他部分。因為如此原因而認為不應准予專利的情況，稱之為Exhausted combination doctrine。

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案件討論
在1984年，美國聯邦巡迴上訴法院聲明這個準則不再符合現實的產業情況。這時業界開始認為，申請一個僅有一部份符合專利要件，其他部分與其組合皆屬先前技術的物件是可能的；由此推論可得，假如一公司同時擁有，比如說，一個馬達跟一個光碟機(其包含此馬達和其他屬先前技術的物件)的專利，則販賣此馬達不會消耗這個光碟機的專利權。在如此假定下，發生了Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案件。在此案件中，廣達販賣的電腦中有LG擁有專利權的微處理器，因此LG認為廣達侵權。法院最終認為，當Intel販賣微處理器給廣達的時候，其專利權就已經耗盡了。此判例可以看出，在處理專利權耗盡相關議題時，Exhausted combination doctrine仍是被考慮的，即一物件的專利範圍不應被擴大到包含它的舊有組合，因此販賣一物件時不但會耗盡本身的專利權，也會耗盡包含它的舊有組合的專利權。

Exhausted combination doctrine與可專利適格性的交互影響
電腦程式相關的發明，常常需要判定可專利適格性，這時法院會使用M-O-T測試作為準則。當一發明無法通過M-O-T測試的其中一要求，即發明整體能把一物件轉換成至另一種狀態或成為另一種物質，這時將請求項由一方法改寫成由某種處理裝置執行的方法，比如說，請求項由電腦程式本身改寫成由電腦執行的程式，則此發明將因此而符合M-O-T測試另一要求，其認為當發明整體是由一特別機器所執行的方法，則為可專利客體。如此的請求項寫法基本上違反Exhausted combination doctrine，所以能不能被接受要看法院是否認同美國聯邦巡迴上訴法院關於廢除Exhausted combination doctrine的聲明。在Diamond v. Diehr一案中，其請求項為一種用來模製生橡膠的方法，包含了壓模橡膠和其他相關所需的儀器，如此寫法便能通過M-O-T測試因而得予專利；在Gottschalk v. Benson案件中，請求項為一種轉換二進位編碼十位數轉換成純二進位數的電腦程式，其中沒有包含其他儀器，而最終沒有得予專利。由此可以看出，在處理具有可專利適格性爭議的案件，請求項寫法將會是非常關鍵的一部份。

參考資料
專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行
Wikipedia:Machine-or-transformation test
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-or-transformation_test
Wikipedia:Exhausted combination doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhausted_combination
Wikipedia:Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer,_Inc._v._LG_Electronics,_Inc.