由Canon案日本高等法院判決看專利權耗盡
眾律國際法律事務所  專利工程師李致遠
2012-12-28

前言
在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本高等法院的判決進行相關討論。

事件概要
Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決
判定專利權未耗盡的場合有兩種，第一種是以社會或經濟立場來判斷，專利製品的耐用期間過了而進行再使用的情況；第二種是以技術立場來判斷，在替換專利製品的部材時，其中牽涉到專利的發明本質部份。墨水匣當墨水用完時，社會並未共識其耐用期限已過，因此此案件不適用於第一種場合。至於第二種場合，經Canon表述，墨水匣在墨水用完後，乾燥墨水將會阻斷墨水匣的特殊界面結構，其利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，為發明本質部分，而被告重新填充墨水時，會先將乾燥墨水洗淨才填充墨水，因此法院認為，被告在替換專利製品的部材時會牽涉到專利的發明本質部分，判定專利權未耗盡。

討論
此案在地方法院判決時，原告僅主張被告填充墨水以達成墨水匣的重製，因此法院認為被告並沒有重新實施發明的本質部分，因而判定專利權耗盡。但在最高法院判決時，原告主張被告除了填充墨水之外，還在填充之前洗淨墨水匣內部以達成墨水匣的重製，因此法院認為此洗淨行為重新實施了發明的本質部分而判定專利權耗盡。雖然地方法院和高等法院的判決結果不同，但基本上是奠基於同一準則，即重製專利品時是否有重新實施發明的本質部分。然則即使如此，此準則仍有造成爭議的可能，舉例來說，一輪胎具有特殊胎痕，其胎痕因具高抓地力而具有專利權，一天一使用者因胎痕塞入泥巴而找服務人員清洗，此行為重新實施發明的本質部分，此服務人員是否侵權？依照常理判斷此服務人員應該沒有侵權，真正的侵權情況應該是，有人將因耗損而胎痕消失的輪胎重新雕出類似胎痕。由上例可以發現，對於是否有重新實施發明的本質部分，在判定上應依實例情況仔細衡量。

結語
專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於究竟是否有重新實施發明的本質部份，然則此準則仍需搭配其他的判斷因素，以符合實際案情。

參考資料
專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行
Wikipedia: Exhaustion doctrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine