Novelty: Online Article as Prior Art
眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元
2014-09-25


1. 內容簡介
美國專利法102(a)、(b)規定，無下列情形之一者，專利可以獲證，(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication)，或(b)在美國申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載，或在國內為公開使用或販售者；規定欠缺新穎性者不得獲證，而其比對的標準為習知技藝，透過專利或是印刷刊物登載公開，若與習知技藝比對，欠缺新穎性，則不具可專利性；可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執，一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體，欠缺新穎性、進步性的機會就大增。
原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術，但是，在專利法立法時，傳遞資訊大量印製書刊，原可以登載先前技術的載體，由人手書寫擴及至印刷刊物，將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內，無思及有其他載體存在的可能性，卻導致後續的專利訴訟，許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”，而必須去解釋”印刷刊物”字眼。
兩造常會回推至，專利法的法源基礎，(美國憲法第一條第八款第八項)，國會有權授予政府，為促進科學與實用技藝的進步，對作家和發明家的著作與發明，在一定期限內給予專利權的保障 ，與人民用排他權的利益交換人民的技術，若是公眾可得為之的公開資訊，國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利，與專利權人交換資訊，藉此理由，最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下，針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋，原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體，而在網路雲端時代來臨，網路資訊更為蓬勃，線上刊物可否為“印刷刊物”，字面而看線上刊物，也許並非印刷物，可否成為先前技術的載體，然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速，此問題更形重要，較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊，為求節省司法資源，不需要在每個個案中，在一個個論述是否可為“印刷刊物”，將其判斷標準統一建立起來也變成重要。
2. 案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)
2.1 案件說明（Caption）
原告-上訴人（Plaintiff-Appellant） Voter Verified
被告-交互上訴人
（Defendant-Cross-Appellant） Premier Election Solutions(簡稱“ Premier ” )，Diebold，Election System & Software(簡稱 “Election System”)，上述總稱(“被告”)
法院（Court） CAFC
年度（Year） 2012
索引編號（Citation） 698 F.3d 1374
2.2 事實（Fact）
再發證專利號Re40,449(′449專利)專利權人為Voter Verified於2008年8月5日獲證，′449號專利的優先權日為2000年12月7日。系爭專利揭露了具有自我驗票機制的自動投票系統以及方法，並請求了相對應的專利請求項，該自我驗票機制是在選民提交選票前，去偵測由機器與人員操作的錯誤，並且改正其錯誤。簡而言之，選民進入電子投票系統操作選票，將會暫時性的將選民的操作紀錄於儲存空間，並印製相對應的選票。為了增進投票的準確性，印製出的選票，就可以由選民透過目視去比對錯誤；或是經由機器掃描方式偵測選票、並與儲存空間中選民的操作紀錄作比對。各該些方式，只有與選民心中想選並輸入的人員相符的選票，才會進入最後選票的表格並提交出去；請求項獨立項第1、25、56、94項的標的物是自我驗票的 “系統”，獨立項第49、85、93項的標的物是關於該投票之方法。以方法項獨立項第49項為例：
49、一種提供一自我驗票機制的投票方法，該方法包括以下步驟：
(a) 一選民利用一電腦投票工作站進行一投票，該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入，暫時性儲存該選民的投票選項；
(b) 從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項；
(c) 由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受；
(d) 由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度；
(e) 提交該選民可接受的該選票，用以列印。
被告製造並推銷自動投票系統。
2.3 訴訟歷程（Procedural History）
2009年11月，Voter Verified於佛羅里達州的中部地區地方法院，提起基於′449專利內容幾乎一樣的侵權起訴狀。一件訴訟案對象是Premier和Diebold，另外一件則是Election System。被告否認侵權，並基於系爭專利為可預見性、顯而易見、且不明確的不同理由，提出專利無效的確認訴訟。
在地方法院審理期間，經過兩造一連串的即席判決的聲請後，地方法院裁定(held)被告並未侵犯請求權第1~93項。更甚於，地方法院裁定基於專利法35USC 112第2款，請求項94項是不明確的，因而無效；基於35USC 103規定， 鑒於於一份刊登於網路上的定期周刊Risks Digest上名為Benson的文章，該雜誌主要是刊登關於電腦安全與保密的文章，請求項49項無效。地方法院裁定不利於Premier和Election System的即席判決，然而在他們反訴中提出關於請求項1~48，50~84，86~92項的專利無效性的爭議上，地方法院仍然認為被告並未提出任何有利於專利無效性判決的證據，被告之舉證並未達到“明確且使人確信”的地步。最後，就如同Premier和Election System關於請求項85、93項專利無效性的反訴一樣，地方法院不帶有岐視意見的駁回Diebold關於請求項1~48，50~93項專利無效性的反訴。
Voter Verified基於美國專利號Re40449再發證專利上訴，訴因包括不侵權與無效性的裁判，同時Premier與Election也對於專利請求項1~48，50~84，85~92的有效性提起交互上訴。依據於28U.S.C1295(a) (1)，CAFC對於請求權基礎為源自於專利權的上訴案件具有專屬管轄 ，而且由於相關的訴狀事實有十足的相關聯，CAFC將兩個案件一同審判。
CAFC依據聯邦民事事件處理規則56條，依照地方法院裁定即席判決的相同標準下，去重新審視即席判決合不合法理。
2.4 爭點（Issues）
(1). 網路上刊物是否可為 35 U.S.C.§102(b)定義中 “印刷刊物”，亦即網路上刊物所載之技術，可否為35U.S.C. § 102(b)所稱的先前技術？
(2). 網路刊物的索引是否為決定公開可近性(public accessibility)的關鍵因素？
(3). 本案系爭網路刊物是否具有公開可近性?
(4). 系爭專利發明請求項49項是否與Benson的文章所載先前技術有無差異?
2.5 法院見解（Holdings）
(1). 不一定，CAFC認為當一份參考資料是否得為 “印刷刊物上”記載之先前技術要考量時，其關鍵因素應該是該參考資料是否輕易的容易讓公眾取得該記載內容之先前技術。
(2). 否，CAFC認為 “網路的索引並非決定網路參考資料具有公開可近性的必要條件”，只是決定具備公開可近性的眾多要素之一。
(3). 是，該網路定期刊物是知名刊物且提供眾多方便的檢索工具，得以容易的取得該份參考資料。
(4). CAFC認為系爭專利請求項49項與Benson文章所載之先前技術沒有差別。
2.6 理由（Rationale）
(1) 網路刊物是否得為“印刷刊物”
上訴法院引用In re Cronyn見解，在對一份參考資料做是否得為記載一先前技術 “印刷刊物”的裁量時，其中的重點在該份參考資料對於該項技能有興趣的公眾是否在關鍵日期前就具有充足的近取性。上訴法院因而認為網路刊物可以為35USC§102(b)所定義記載先前技術的 “印刷刊物”載體。
(2) 網路的索引對於公開近取性的判斷是否具有決定性?
★ 公開近取性是依判定的基礎事實所做的一項法律裁定
上訴法院引用In re Lister判決，“一份參考資料是否具有公開近取
性是個案判斷，依據事實以及與該份參考資料所揭露之對象所處之情境
判斷”，而援引Cooper Cameron Corp. v. Kavaerner Oilfield Prods的法理，
公開可近性是依據判定的基礎事實所做的一項法律裁定。

★ 網路索引對公開近取性判斷的爭議

本訴原告主張理由 最高法院理由
網路索引在本案中對公開近取性的判斷是決定性因素 援引一些上訴法院先例，認為索引在決定是否具有近取性時，當然是一項相關的因素，特別是圖書館館藏的參考資料。舉例來說，In re Hall的holding，圖書館藏之論文集，若有目錄的索引，該論文集是具有公開可近性的印刷刊物。
而在In re Bayer的holding中，一論文處在圖書館藏中，既未安置於架上，也未有目錄，該論文並不具有公開近取性。
但是在In re Lister案例中亦指出，索引對於一份參考資料具有公眾進取性並非必要條件；它只是所有要考量公眾進取性因素當中之一。

更進一步，上訴法院認為評斷公眾近取性的重要性來看，在網路上的索引與傳統性有具體載體的索引，重要性其實並不多也不少，重要性是一樣的。
上訴法院見解
更進一步，上訴法院認為評斷公眾近取性的重要性來看，在網路上的索引與傳統性有具體載體的索引，重要性其實並不多也不少，重要性是一樣的。
故在援引SRI Int’l v. Internet Sec. Sys.案例，上訴法院認為，在實體以及網路上的索引，公眾近取性最終是在評估參考資料是否 “在對於該主題有興趣且對該主題具有通常技術者是可得的，進行合理的努力後就能夠發現參考資料的位置。”。
因此上訴法院認為儘管通常索引對於公眾近取性是一個相關的因素；網路索引的證據，對於判斷建立網路上參考資料，如Benson的文章，是否可以為印刷刊物的先前技術的裁定上，卻不是絕對的必要條件。

(3) 個案認定公開近取性
在本案，關於關鍵性日期前Benson文章是具有公開近取性的裁定，證據上是支持地院的裁定， “於1999年，12月7日，關鍵性日期前，(系爭’449專利最早之優先權日一年前)

(4) 與先前技術的比對
地方法院在正確的確認Benson的網路文章為先前技術後，被告的專
家證人在地方法院提出一篇Benson的文章，作為一項說服證據。而地方法院隨即續行判斷依據Benson的文章做出請求項49項是顯而易見的專利無效的裁判；而原告Voter Verified並未提出任何不同的證據，於上訴時關於該證據之爭點也沒有提出任何證據。

本訴被告主張 原告主張
在Benson文章中揭露了與本案相關的部分如下：一個電子投票亭，設置一顯示器與簡易式的鍵盤…，選民可以填入他的投票選項後，仍然有機會可以退回再次更正錯誤。在此同時，選民按下一按鍵，用以確認投票選項，印表機會列印選票卡。選民掃描該選票卡，螢幕上會顯示投票選項是否正確；若按下修正鍵或是取消鍵，該選票卡會被撕碎，流程會繼續進行而不對投票選項做任何紀錄的儲存。而當螢幕與選票卡與選民的投票選項是相符合時，按下第二個確認按鍵，選票卡會退出，而投票流程會透過電子式的傳遞方式進行。選民從該投票亭取走該選票卡，並將選票卡擲入投票筒中。 49、一種提供一自我驗票機制的投票方法，該方法包括以下步驟：
一選民利用一電腦投票工作站進行一投票，該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入，暫時性儲存該選民的投票選項；
從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項；
由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受；
由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度；
提交該選民可接受的該選票，用以列印。

 對於Benson文章，於上訴時，並未提出任何不同的證據
上訴法院見解
雖然，Benson的文章雖非與請求項49項的文字是一致的，CAFC認同地方法院的看法，在電子化投票技術領域內具有普通技能知識者會認為請求項49項是顯而易見的。
CAFC確認地方法院裁決“請求項49項因顯而易見而無效”的正確裁判。


2.7 結論（Disposition）
CAFC裁判確認地方法院的判決，網路上定期刊物得為先前技術於35USC§102(b)所稱之 “印刷刊物”，系爭網路刊登文章致使請求項49項專利無效，被告於有效之專利請求項並不侵權。
3. 總結
3.1 本案例小結
2010年版本的MPEP 第八版 §2128審查基準中關於印刷刊物的規定，顯見在審查實務上，早已引進相關的法院判例，如引用In re Wyer案見解，認為傳統“印刷”和“刊物”的二分法不再正確，因此需要有統一見解。有鑑於目前資料備份、資料儲存以及數據檢索系統的技術狀態，“印刷”字義上對於“傳播的可能性”的標準，已經於1836年建立專利制度時代不同了；因此，“印刷”與 “刊物”分別代表 “傳播的可能性”以及 “資訊近取性”(Information Access)的意義，直接使用“印刷刊物”字面判斷反倒是多餘的。
也就是公開資訊，隱含的是其實任何對該技術領域有興趣的人，其實透過一些努力，即可以取得傳播的複製資訊，因而獲取所需資訊，而不需要去證明到底有誰獲取此公開資訊。另外原索引即代表有公眾近取性的判斷，也受挑戰，即便是有索引，但是索引與所要顯示之技術無任何關聯性，基本上對公眾取得該項資訊亦有難處，(如In re Cronyn案)，對於公眾取得該資訊與沒有該索引的狀態下是相同的。只需要在客觀環境下，審視在該情境下，對於有興趣的人是否有足夠的條件，讓其取得該資訊。
對於科技進步的時代，與其判斷是否有足夠多的人數取得該資訊，以及花時間去判斷專利權人是否有接觸該資訊的可能性，倒不如反推回原保管先前技術的體系是否有足夠的公眾近取性，容任任意的有此技術有興趣的公眾取得該項技術，進而對該項技術進步有所貢獻，而為公眾習知技術領域內，才是原專利法對“印刷刊物”的立法意旨，用以排除給予專利權人專利的新穎性規定。
2012年AIA美國專利法改革，修改條文§102(a)(1)任何人應有權獲專利獲證，除非在所請求發明有效申請日前，所請專利已獲證、載於印刷刊物、公開使用、為販賣使用、或以其他方式可為公眾取得；增加「或以其他方式可為公眾取得」為可為新穎性判斷之先前技術的載體，將最高法院之前實務上所常用的原則，列入條文，將一些可能為公眾習知領域的其他方式，一併列入可為先前技術載體的內容，只要其具有 “可為公眾取得”特性。

參考資料：
1.美國專利法
2.Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc