相同發明案之官方程序處理
眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元
2014-09-26

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象，逐項去做審查，分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明，甲說明書以裝置之製造方法為請求項，乙說明書以裝置為請求項，甲、乙二說明書則被認定為不同發明。
呈上，相同發明之發明，參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等，判斷準則，依內容是否決定請求項是否(1)完全相同；(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵；(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念；(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。
舉例來說，甲發明之請求項為下位概念，而以乙發明之請求項為上位概念，則倘若甲發明先申請，則乙之發明會被認為甲之相同發明；反之，乙先申請，並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。
倘若，甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則，若為甲乙二發明為不同申請日，則若申請人相同，優先適用擬制新穎性之規定，而待先申請案公開公告後，再進行後申請案之審查，並應考量先申請案於申請過程中之變動過程，考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性，以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同，則敘明為相同發明，發出審查意見通知。
而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時：
(1)均尚未公告：已無其他核駁理由者，則應指定限定期限內，要求申請人申復雙方協議之結果，若屆期不申復，核駁所有申請案。而申請人於指定期限內申報協議結果，且撤回其他相關申請案後，應就申報之協議結果准其專利。
(2)若一申請案已公告：應通知所有申請人指定期限，要求申復雙方協議專利權結果，依尚在申請案之修正、申復情形後續續行；若協議仍不成或是未回報協議結果，則核駁全部申請案。

參考資料：
中華民國 審查基準