擬制喪失新穎性
眾律國際法律事務所 專利工程師 楊明樺
2014-09-16

一、前言

專利法第二十三條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

二、新穎性

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若審查認定發明不具新穎性，不得予以專利。

三、兩案先後申請

由於申請在先之專利申請案，在後申請案申請當日之前尚未公開或公告，以致於不構成先前技術或習知技術，所以後申請案申請當日並無不具新穎性之道理。

所以先申請案並不構成先前技術的一部分，但避免將相同申請案先、後授予專利；故根據專利法規範產生兩種機制，當將後申請案與先申請案進行比對後，其判斷：

(1) 以先申請原則：
如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此即專利法第31條先申請原則所定之「禁止重複授予專利權」。

(2) 以新穎性觀點：
如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此著眼於新穎性之觀點，即本條規定之意旨。

四、擬制喪失新穎性

由於將發明或新型之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容，規定為判斷後申請案中申請專利之發明，是否具新穎性之先前技術，又稱為「擬制喪失新穎性」。
擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

五、判斷擬制喪失新穎性

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準：
1. 完全相同。
2. 差異僅在於文字之記載形式，或能直接無歧異得知之技術特徵。
3. 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外。
4. 差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

其適用原則：
1. 先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。
2. 先申請案與後申請案之申請人，需為不同人。

六、結語

擬制喪失新穎性，僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。


參考
專利法
專利法逐條釋義103.6.13版
專利審查基準
經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1